BGH: Inhaber muss Umstände für Fortbestand einer Marke nachweisen

Nach einer BGH-Entscheidung vom 22. Juli 2021 muss der Markeninhaber darlegen, dass die Bedingungen für den Fortbestand seiner Marke weiterhin vorliegen (Az.: I ZB 16/20).

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 22. Juli 2021 entschieden, dass nicht der Antragdarsteller im Löschungsverfahren darlegen muss, dass Umstände für die Löschung der Marke vorliegen, sondern der Markeninhaber die Umstände nachweisen muss, aus denen sich der Fortbestand der Marke ergibt. Damit hat der BGH seine bisherige Rechtsprechung zur Löschung von Marken grundlegend geändert, erklärt die Wirtschaftskanzlei MTR Rechtsanwälte.

In dem zu Grunde liegenden Fall wurde 2008 eine abstrakte Farbmarke für eine Fachzeitschrift angemeldet und der Orange-Ton vom Deutschen Patent- und Markenamt als Farbmarke ins Register eingetragen. Dabei wurde festgehalten, dass es sich um einen extra für die Markenanmelderin angemischten Farbton handelt, der von keiner anderen konkurrierenden Fachzeitschrift verwendet wird.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke beantragt und das u.a. damit begründet, dass die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen Marke nicht erfüllt seien. Sowohl das Patentamt als auch das Bundespatentgericht (BPatG) wiesen den Löschungsantrag zurück. Das BPatG führte aus, dass die Löschungsreife der Marke nicht festgestellt werden könne. Sie verfüge zwar nicht von Haus aus über die notwendige Unterscheidungskraft, habe sich aber infolge ihrer Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen gem. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt. Es verblieben zwar Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung der Marke, die müsse jedoch die Antragstellerin darlegen.

Der BGH sah das anders, hob den Beschluss auf und verwies den Fall zurück an das Bundespatentgericht. Die Karlsruher Richter orientierten sich dabei an der Rechtsprechung des EuGH. Demnach muss der Markeninhaber den Nachweis erbringen, dass die Marke die notwendige Unterscheidungskraft aufgrund ihrer Benutzung erlangt hat. Es ist Aufgabe des Markeninhabers darzulegen, dass die Kriterien zum Fortbestand der Marke erfüllt sind. Das muss das Bundespatentgericht nun erneut prüfen.

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